专利许可合同主要条款的起草与审核

摘要

专利许可合同是涉知识产权合同中，条款内容最为复杂、专业性要求最高的一类合同。由于专利许可合同存在着合同履行期限较长、合同标的数额较大等特点，对于专利许可的双方当事人而言，起草或审核一份权利义务关系约束明确、合同内容考虑周全的专利许可合同，是专利许可谈判中最为重要的一项工作。本文主要对专利许可合同的主要条款进行厘清，并就在起草或审核各主要条款时需要注意的问题进行说明。

一、定义条款

实践中，大部分的专利许可合同首先会对合同中出现的主要术语进行定义，其目的就是对这些术语的具体含义进行清楚界定，以避免合同双方当事人在签订及后续履行合同的过程中出现理解上的分歧。专利许可合同中的特定术语，可能会因双方当事人所使用的语言文字、所在国法律等不同而产生理解上的分歧，双方当事人因此可能会花费大量的时间和金钱甚至是通过诉讼手段来争议这些术语的具体含义，因此，需要将这些术语的具体含义界定清楚。

关于在专利许可合同中需要对哪些术语进行定义，界定标准主要还是看其是否容易引起双方当事人产生理解上的分歧。一般而言，需要对以下条款进行定义。

保密信息：专利许可谈判存在着历时长——少则几个月多则数年，参与人员众多——可能会涉及专利、法务、研发、财务、产品等业务部门的人员，交流信息广泛——可能会涉及许可费标准、许可费优惠政策、产品生产或销售数据、公司财务报表等特点，这些均使得在专利许可谈判过程中而披露的双方当事人的商业信息容易被泄露，而这些信息一经泄露将会对信息持有人产生致命影响。比如，专利许可人为了吸引第一个被许可人签约而给予其的特别优惠许可价格，这一优惠许可价格一旦泄露给其他潜在被许可人，将会对许可人的后续许可谈判及其许可战略的正常实施造成重大影响。因此，在专利许可合同中，双方应当就在许可谈判过程中所披露的何种信息为保密信息进行明确定义。

关联公司：专利许可合同的被许可人有可能是企业集团，而签订专利许可合同的可能只是这个企业集团中的一个法人，被许可人签订专利许可合同的目的可能希望的是不仅签约法人能够获得专利许可，其他集团内的非签约法人亦能够获得专利许可，那么，此种情况下就有必要在合同中对关联公司进行定义。实践中，经常会使用“控制”“被控制”“共同被控制”等术语来定义关联公司，其具体的使用场景可归纳为：如果签约法人是集团母公司，那么，关联公司的定义就需要将其下的集团子公司包括在内，此时可使用“控制”或具有类似含义的术语；如果签约法人是集团内的一家子公司，那么，关联公司的定义就需要将其母公司以及其他兄弟公司包括在内，此时可使用“被控制”和“共同被控制”或具有类似含义的术语。实践中，很少会使用“共同控制”或具有类似含义的术语来定义关联公司，这是因为从法律角度讲，一家公司只有拥有另一家公司50%以上股份或者表决权的时候，才能称之为该公司“控制”了该另一家公司，即不应存在“共同控制”的情况。此外，一些大的企业集团，其公司治理结构并不限于“母子公司”这样的二层结构，其子公司之下还有子公司，即还存在着“孙子公司”的情况，针对这种三层或更多层公司治理结构的企业集团，在定义关联公司的时候，就需要考虑合理使用“直接/间接控制”“直接/间接被控制”“直接/间接共同被控制”等术语。对于专利许可人而言，由于其主要合同义务是将其专利许可给被许可人进行使用，其可能并不希望将此合同义务也一并施加给其关联公司，因此，在定义关联公司的时候，许可人可以在合同中约定关联公司的定义仅适用于被许可人或者做出其他限制性的约定。

被许可产品：关于被许可方可以使用被许可专利的产品的范围。实践中，专利许可人通常会通过被许可方的品牌来限定被许可产品，并在签订合同之时要求被许可方提供其产品的品牌清单，同时允许被许可人在许可合同有效期内更新其产品品牌清单，凡是在许可人认可的品牌清单下的产品均被视为被许可产品，可以依约使用被许可的专利。这种以品牌来限定被许可产品的做法对于被许可人自己生产产品并贴上自有品牌的情形不会有什么问题，但是，实践中却经常会发生产品品牌持有人与产品生产商相分离的情形，具体包括：被许可人拥有被许可的品牌，但是产品确是由第三方制造商生产的；被许可人制造产品后并不贴自己被许可的品牌而是转卖给其他第三方品牌厂商，并由该品牌厂商贴上其自有品牌后进行销售，即第三方贴标。前一种情况又具体可包括两种情形：一种是OEM，另一种则是ODM。所谓OEM就是俗称的定点加工，即被许可人并不直接生产产品而是负责产品设计、开发和销售，具体的加工则是通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产，之后将所订产品进行买断并贴上被许可品牌进行销售；所谓ODM是指其他第三方设计出产品后被被许可人看中，要求贴上被许可人的品牌来进行生产和销售。针对上述OEM、ODM以及第三方贴标的产品是否属于被许可产品，专利许可合同应该予以明确约定。本文倾向认为，对于贴有被许可人品牌的OEM以及ODM产品可以直接被定义为被许可产品，而对于第三方贴标产品则不便于将其定义为被许可产品，这也是与通过被许可方的品牌来限定被许可产品的实践做法是相吻合的。

实践中，专利许可合同除了对以上术语进行特别定义以外，通常还会对“品牌”“生效日”“销售”“转让”“许可地域”等术语进行定义，本文在此将不再赘述。

二、专利许可类型

专利许可类型一般包括：独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可以及交叉许可。严格来讲，交叉许可并非是一种相对独立的专利许可方式，其实质仍是独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可中的一种，只不过作为许可合同的每一方当事人在是许可人的同时又是被许可人。

专利许可合同的双方当事人应该在合同中就许可类型进行明确约定。一般而言，许可人更希望许可出去的是普通实施许可，因为普通实施许可的潜在被许可人较多，可期待的综合许可收益更大，同时，通过广泛招集潜在被许可人的加盟，还可以达到扩大技术同盟军的效果，进而增大被许可技术在同类技术市场上的竞争优势；而对于被许可人而言，其可能更希望获得的是独占实施许可或者排他实施许可，这两种许可方式能够使被许可人直接获得竞争优势，并且可能会给其创造更多的价值，但是，与此同时，被许可人则需要支付更高的许可费。[1]此外，专利许可人可以考虑将许可类型与地理区域、行业类型、销售渠道、时间周期等因素结合起来，授权被许可人在某一特定的地理区域、特定的行业、特定的销售渠道以及特定的时间范围内享有独占实施许可、排他实施许可或者普通实施许可，从而可以最大化地实现其专利价值。

三、专利许可权能

发明专利权和实用新型专利权的权能包括：制造权、使用权、许诺销售权、销售权、进口权；而外观设计专利权的权能则包括：制造权、许诺销售权、销售权、进口权。专利权人可以根据自己的许可策略以及被许可人的许可需求、业务经营范围等情况，在许可合同中就被许可人可享有的具体权能进行明确约定。虽然表面上看上述的各项权能之间是相互独立的，被许可人只能享有专利权人明确授予的某一项或某几项权能，无权享有其他未明确授予的权能，但是，司法实践表明情况可能并非如此，专利权人在授予某一项权能的时候，可能也同时将其他权能一并授予了出去。一般而言，如无特别约定，授予被许可人享有“销售权”，可能会暗含被许可人同时享有“许诺销售权” 和“使用权”；对于方法发明专利权而言，授予被许可人享有“使用权”，可能会暗含被许可人同时享有“制造权”，也就是说，专利许可中会存在着默示许可的情况，因此，专利权人在对被许可人授予特定的权能时，需要对可能存在的默示许可情况有一定的预见能力。

此外，在专利许可中尤其需要注意“专利权用尽原则”。在过去的一些专利许可实践中，专利权人往往将专利权授权给特定产品供应链中的一个实体，但同时保留了起诉供应链中其他实体的权利。而相关的一些案例表明，这种保留权利往往是无效的，如果授权给产业链中的一个实体，就应该授权给供应链中被许可方的下游实体。[1]

四、专利许可标的

专利许可的许可标的指的是通常所说的“专利包”或“专利组合”。一般而言，单个专利或者有限的几个专利，并不能够形成必要的专利壁垒，无法对潜在被许可人形成吸引力，因此，专利权人往往会针对某一特定的技术领域形成一个特定的包，将与该特定技术领域相关的内外围专利、基础专利、衍生专利进行捆绑打包，为了使专利包能够形成一个内闭的专利链，有时专利权人还需要从其他第三方手中购买专利链中所缺少的一件或者几件必要专利，从而增大其专利包的价值。

有经验的专利权人在整合专利包之前，还会对其将要进行许可的技术领域的产业链进行调查，从而分析出其潜在的被许可人，并将潜在的被许可人进行分类，针对不同类的被许可人形成不同的专利包，并制定和实行不同的许可策略。例如，专利权人许可的技术领域是移动通信技术，而在这一技术领域中至少可以划分出三类潜在的被许可人，分别是：移动通信终端厂商、基站厂商以及移动通信运营商，针对移动通信终端厂商，专利权人可以将与移动通信接收端技术整合成一个专利包，而针对基站厂商，专利权人可以将与移动通信发射端技术整合成另一个专利包。这样做的目的在于，专利权人针对上下游厂商中的某一层面厂商的许可，并不会必然导致其他层面的厂商也自然获得许可，也就是并不必然导致专利权用尽，从而可最大化实现其专利价值。

五、专利许可费用

专利许可费用条款是专利许可合同中最为重要的条款，专利权人对外进行许可的主要目的可能就是获得许可费收益，许可费条款是其目的的最直接体现。专利许可费用的支付方式一般包括两种，一种是一次性付费；另一种则是根据实际生产或销售情况的持续付费。

一次性付费方式需要被许可人能够一次性地将许可费结清，这对被许可人的资金支付能力要求比较高，但是，该种方式对被许可人也有有利的一面，体现在：被许可人无需定期对其生产或销售情况向许可人进行报告，同时，也减少了因提交专利使用情况报告而带来的额外开支以及因许可人入场进行生产或销售情况审计而对其生产经营活动所带来的不利影响。但是，一般只有在小规模的专利许可项目中，或者是一次性付费方式相对于根据实际生产或销售情况的持续付费方式明显更经济的许可项目中才会采用一次性付费，实践中发生更多的则是根据实际生产或销售情况的持续付费。

根据实际生产或销售情况的持续付费方式又存在两种类型，其一是被许可人周期性地（通常是按季度）向许可人报告专利使用情况，并根据产品的实际生产或销售情况以销售额的一定比例或者固定许可单价向许可人支付许可费，必要时，许可人会委派专业的会计审计机构入场进行审计，即滑动持续付费；另一种则是许可人与被许可人约定，被许可人按照某一确定的生产或销售数量以销售额的一定比例或者固定许可单价周期性地（通常是按季度）向许可人支付许可费，即固定持续付续；一般情况下，许可人和被许可人会以许可合同签订之前被许可人某一特定时期（通常是许可合同签订之前的前一个会计年）实际发生的生产或销售数量为准，被许可人只需要在许可合同有效期内（比较常见的是3年或者5年）按照这一生产或销售数量向许可人支付许可费即可。这种方式避免了后续的专利使用情况报告以及会计审计工作，对于许可人和被许可人都比较有利。实践中，如果被许可人的生产或销售情况存在逐渐向好的预期时，被许可人往往喜欢选择这种方式，同时，许可人也倾向于以这种方式吸引被许可人尽快与其达成许可合同。

关于专利许可费率，许多专利权人尤其是国外专利权人认为向被许可人收取产品销售价格的2%或者3%甚至是5%的许可费是合理的；也有国外专利权人固执地以向其他国外被许可厂商同样的许可费单价向国内厂商收取许可费，不管按照哪种方式向中国国内厂商进行许可收费，对于中国的产品制造商而言，这个许可费可能已经达到甚至超过了其产品的利润额，比如对于中国的彩电厂商，其产品的市场售价只相当于国外厂商的一半或者多一些，售价几千元的智能电视，其利润只有几十元，若收费3%或者5%甚至是2%的许可费，都已经超过了其产品利润。实践中，也出现过许多由于许可人出价太高，远远超过被许可人的承受能力，而导致许可谈判破裂的情况。因此，许可人在制订许可费率的时候，需要获得许可产品的销售价格以及成本数据，从而决定其边际利润；预测如果被许可人单独进行产品开发，可能需要投入的时间、人力和资金等成本；如果发生诉讼被许可方可能支出的侵权赔偿金，但是专利许可费又不同于侵权赔偿金，因为经过实际协商而达成的许可费体现了由于专利有效性和侵权问题的不确定性而产生的一定的折扣；[2]此外，许可人还需要考虑被许可人是否还存在向其他许可人支付许可费的可能，并根据这些调查情况，制订合理的许可费率。

六、专利许可使用情况报告及会计审计

如果专利许可合同约定许可费的支付方式是根据实际生产或销售情况的持续付费，那么，许可方就有必要在许可合同中加入要求被许可方按时提交专利使用情况报告并允许许可人委派专业会计审计机构进驻被许可方场地对专利使用情况进行会计审计工作的条款内容；双方需要在许可合同中明确约定，被许可方提交专利使用情况报告的时间、内容及方式；许可人对被许可人使用专利情况进行会计审计的时间、方式、场所、执行机构等；还需要约定对专利使用情况报告进行会计审计的标准，如果审计结果与被许可人出具的专利使用情况报告不符合，还需要约定在审计不符合标准的情况下的处理方式。一般而言，被许可人提交专利使用情况报告以及许可人进行会计审计工作按季度进行为佳，具体时间，可以考虑安排在被许可人整理完季度财务报表之后。

七、分许可

专利许可合同需要就被许可人是否享有分许可的权利做出明确约定。在大部分的专利许可合同中都会规定，在未经许可人书面同意的情况下，被许可人不得将其许可再次转许可给其他第三人或者在合同中直接约定被许可人不享有分许可的权利。这是因为，对于许可人而言，其对专利许可项目需要有一个统一的战略部署，其将专利许可给谁、如何进行许可、收取多少许可费、许可战略如何分步实施等，都需要进行统一的统筹和安排。如果允许被许可人享有分许可的权利，那么，就有可能会打乱许可人的统一战略部署，并且有可能会对其他许可项目产生不良影响。如果授权许可为排他性许可且合同并没有提及分许可，合同有时可能会被解释为暗含了对分许可的授权。[2]

如果许可人允许被许可人享有分许可的权利，那么，许可协议中就需要明确：被许可人可行使分许可权的具体范围，包括分许可权能、分许可地域范围、分许可时间、分许可渠道等；被许可人在签订分许可合同前，是否需要获得许可人的确认；对于被许可人通过分许可而收取的许可收益，许可人是否有权进行分享，如何进行分享；许可人与被许可人之间的许可合同终止、解除或者到期后，分许可合同的效力应该如何认定。

八、后续改进技术

专利许可合同签订后，许可方与被许可方都有可能对许可的专利技术作出改进，从而形成新的改进技术。对于何为改进，技术改进一方可能倾向于用比较宽泛的标准来定义，而另一方则可能正好相反，因此，专利许可合同应该就后续的改进技术进行明确定义。同时，在签订专利许可合同时，还需要考虑：如果该改进技术是由许可方做出的，那么，针对该改进技术，被许可人是否可依许可合同自动获得许可并无需支付额外的许可费用，如果不能，那么，在许可合同中是否可针对该后续改进技术的许可费标准进行规定；如果该改进技术是由被许可方做出的，那么，许可方是否有必要通过许可合同提前获得该后续改进技术的所有权或者使用权，从而可以将该改进技术充实到其专利包中，进而增加其专利包的价值。

九、侵权责任

在签订专利许可合同之后，可能存在着被许可方因为实施许可方的专利而遭受第三方专利权人起诉的情况，或者存在着未经专利许可人授权的第三方擅自使用许可人专利的情况；对于前一种情况，第三方专利权人的起诉行为直接对被许可人依专利许可合同实施专利的行为进行了挑战，给被许可人的生产经营活动造成了直接影响；而后一种情况，未经授权的第三方擅自使用许可人专利的行为虽然没有给被许可人造成直接影响，但是间接变相抬高了合法授权之被许可人的产品成本价格、并可能会对被许可人的产品市场份额造成冲击，进而影响被许可人的市场竞争能力。对于专利被许可人而言，在与许可人签订专利许可合同时，应就这两种情况下，双方当事人的权利义务进行明确约定。

由于许可人的专利可能是其他第三方专利权人已有专利的衍生专利，也有可能由于专利审查存在问题从而导致许可人的专利被重复授权，存在着虽然被许可人实施的是许可人的专利但仍然侵犯了其他第三方专利权人所拥有专利的情形。对于这种情况，许可合同应该就应对第三方专利诉讼的主体、诉讼费用承担、败诉时侵权损害赔偿责任的承担以及败诉是否对许可合同的效力产生影响等做出明确规定。但是这种情况应当仅以许可人的专利是第三方专利权人的专利的衍生专利或者与第三方专利权人的专利的保护范围构成实质相同为限。

实践中发生更多的是第二种情形，即未经专利许可人授权的第三方擅自使用许可人专利的情况，由于这种情形对许可人和被许可人的利益都产生了不利影响，因此，需要在专利许可合同中就双方在针对该第三人的专利诉讼中的权利义务进行明确约定。关于在此种情况下，许可人与被许可人谁拥有针对该第三人的起诉权，不同的许可方式其结果也是不一样的。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款规定，“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼”，虽然现在尚不存在针对专利权的上述司法解释，但在实际司法实践中，则是参考上述司法解释来执行的。这也就是说，对于许可人而言，如果其是以独占使用许可方式进行许可的，那么，其在以这种方式进行许可的同时还把在发生专利侵权纠纷时对侵权人的起诉权也让渡给了被许可人。当独占使用许可被许可人发现他人侵犯专利权时，其可以不再经过专利权人的同意，而直接以独占使用许可被许可人的身份直接提起诉讼。此外，排他使用许可合同的被许可人可以和专利权人共同起诉，也可以在专利权人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经专利权人明确授权后，也可以提起诉讼。因此，专利许可合同的双方当事人需要就针对未授权第三人的起诉权做出明确规定，同时，还应就诉讼费用承担、从第三方获得的侵权损害赔偿金的利益分配做出明确约定。

十、违约责任

被许可人在履行专利许可合同时，可能会存在着未按合同约定支付许可费或者未按合同规定的数量生产或销售产品等违约行为，针对被许可人的此类违约行为，许可人可以在合同中设置违约条款，要求被许可人停止生产或销售产品，支付一定数额的违约金，并且亦可规定许可人此种情况下享有终止合同的权利；对于被许可人而言，此类违约行为的发生可能并非其有意为之，如果因此而需要停止生产或销售产品，对其可能会造成难以弥补的损失，比如，对于与第三方签订的产品销售合同无法按时完成交货、对于已经生产出来的库存商品无法进行销售等，因此，被许可人在合同谈判过程中，可以向许可方争取一个违约通知期，要求许可人在此种情况下应当向被许可人进行通知，并允许被许可人进行补救，只有被许可人在通知期限内未采取任何补救行为的情况下，许可方才可以行使终止合同等权利。

虽然实践中的专利许可合同的合同条款可能多达数十项，但其主要内容都体现在了本文所述及的这十项条款中，如果在起草或者审核专利许可合同时，能够将上述十项条款的内容规定清楚、明确，那么，就会明显降低整个专利许可合同的合同风险，并能够确保合同的质量。（作者系南京大学法学博士，中国知识产权研究会网络分会委员、秘书处执行副主任）